Bynets.ru

Журнал финансиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передача торговой марки риски для лицензиара

Способы передачи прав на товарный знак в 2020 году

В современном бизнесе, регистрация товарного знака и передача прав на его использование приобретают всё большую популярность. Владелец зарегистрированного знака имеет право распоряжаться им самостоятельно, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Права на товарный знак допускается передавать третьим лицам (ИП или ООО). Переход прав осуществляется на основании гражданско-правового договора, на возмездной основе.

В России передать права на товарный знак можно путем заключения следующих договоров:

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

По этому договору владелец товарного знака утрачивает все исключительные права (полностью или в части) сразу после его подписания и регистрации в Роспатенте (ст.1488 ГК РФ). Передать товарный знак можно как на все товары (услуги), которые под ним зарегистрированы, так и на некоторые из них.

Особенности договора уступки (отчуждения) товарного знака:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • уступить права на товарный знак можно только в пользу юридических лиц и ИП;
  • в условиях договора необходимо четко прописать, в отношении каких товаров (услуг) передается товарный знак (т.е. одним знаком могут пользоваться несколько субъектов, но по разным товарам или услугам);
  • в договоре обязательно указываются – номер, серия, дата выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, стоимость уступки и порядок оплаты;
  • исключительные права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и безвозвратно.

Для государственной регистрации договора уступки (отчуждения) в Роспатент необходимо предоставить полный комплект документов и подождать 2-3 месяца с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации договора уступки товарного знака

  • заявление о регистрации договора уступки (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

После завершения процедуры регистрации заявители получают по одному экземпляру договора и уведомления о регистрации, а также приложение к свидетельству на товарный знак.

В том случае, если уступка прав происходит в отношении части товаров (услуг), оформляется новое свидетельство, в соответствии с зарегистрированным договором отчуждения.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака скачать образец.

Лицензионный договор

Заключая лицензионный договор, владелец товарного знака передает его третьим лицам на определенный срок и в соответствии с условиями, которые устанавливаются им самостоятельно (ст.1428 ГК РФ).

Особенности лицензионного договора на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
  • предоставить права на использование товарного знака можно только юридическим лицам и ИП;
  • лицензия по договору может быть исключительной (выдается только одному лицу) и неисключительной (можно выдать несколько лицензий разным лицам);
  • период действия лицензионного договора не должен превышать срок действия товарного знака (при отсутствии такого условия, договор считается заключенным на 5 лет);
  • право собственности на товарный знак остается у владельца (лицензиара) и если лицензиат (лицо, получившее лицензию), например, будет продавать товары (предоставлять услуги) с качеством ниже, чем у лицензиара, лицензионный договор может быть расторгнут досрочно;
  • в условиях договора необходимо прописать сведения о товарном знаке, перечень товаров (услуг), в отношении которых можно использовать лицензию, разрешенные способы использования знака, размер или порядок определения выплаты лицензионного вознаграждения.

Государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте, осуществляется на основании предоставленного пакета документов, в течение 2-3 месяцев с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации лицензионного договора на товарный знак

  • заявление о регистрации лицензионного договора (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

В аналогичном порядке проходит регистрация соглашений к лицензионному договору (об изменении условий или расторжении).

Лицензионный договор на товарный знак скачать образец.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) кроме прав на товарный знак, оформляется разрешение на использование наименования компании, корпоративного стиля, секретов производства и прочего (ст. 1027 ГК РФ).

Суть франчайзинга заключается в том, что владелец успешно работающего бизнеса (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) право вести деятельность по его технологиям и стандартам, с сопровождением его деятельности и оказанием поддержки.

Особенности договора франчайзинга

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • вознаграждение по договору устанавливается в форме паушального взноса (единоразового платежа при заключении договора) или роялти (ежемесячных отчислений от выручки франчайзи);
  • в качестве сторон договора могут быть только юридические лица и ИП;
  • в условиях необходимо максимально подробно описать порядок сотрудничества, территорию действия, обязанности сторон, основания для изменения (прекращения) договора;
  • договор франчайзинга может быть бессрочным (период действия будет зависеть от срока действия товарного знака);
  • если в период действия договора какие-либо из переданных прав прекращают свое действие, остальные остаются в силе.

Договор франчайзинга регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

Перечень документов для регистрации договора франчайзинга

  • заявление о регистрации договора франчайзинга (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор залога на товарный знак

Владелец товарного знака вправе передать его в качестве обеспечения по кредитам (иным обязательствам). В том случае, если будет иметь место их неисполнение, на предмет залога может быть обращено взыскание.

При этом, несмотря на заключение договора залога, правообладатель продолжает пользоваться товарным знаком и распоряжаться им по своему усмотрению, если в договоре залога не установлены соответствующие ограничения.

Особенности договора залога на товарный знак:

  • договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
  • право на использование товарного знака переходит к залогодержателю при наступлении обстоятельств, которые необходимо четко обозначить в договоре залога;
  • в условиях договора важно прописать предмет, стоимостную оценку товарного знака, сроки исполнения обязательств залогодателем;
  • оформить в залог можно только официально зарегистрированный товарный знак;
  • залогодателем вправе быть лицо на имя которого выдано свидетельство в Роспатенте.

Договор залога на товарный знак регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

Перечень документов для регистрации договора залога на товарный знак

  • заявление о регистрации договора залога (1 экз.);
  • договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
  • документ об оплате госпошлины;
  • доверенность на представителя (в случае его привлечения);
  • копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор залога на товарный знак скачать образец.

Как происходит передача прав на товарный знак?

Юрист, патентный поверенный №2161

Вам может быть интересно:

Символом, который индивидуализирует компанию, является товарный знак. Только после его официальной регистрации правообладатель приобретает возможность защищать свои интересы и передавать права третьим лицам.

Для этого, согласно ст. 1490 ГК РФ, правообладатель может заключить соглашение, позволяющее отчуждать или использовать товарный знак. Соглашение может иметь как возмездную, так и бесплатную основу.

В нашем материале рассмотрим, как происходит передача прав на торговую марку, и какие нюансы оформления договоров регламентированы законодательством.

Способы передачи прав

Закрепленное за владельцем право можно передать только по его собственному волеизъявлению, иное заключение договоров на пользование товарным знаком не допускается.

Причины, допускающие такую передачу, законом не определены. Это может происходить из-за прекращения деятельности предприятия, отказа от выпуска определенной линейки продукции и т.д.

Чтобы реализовать право на передачу товарного знака, нужно учитывать следующие нюансы:

  • заключение договора о полной уступке прав на товарные знаки, которые переходят к новому субъекту (ст. 1488 ГК РФ);
  • в соответствие со ст. 1489 ГК РФ по лицензионному соглашению происходит передача прав на временной основе. Допускается использовать переданное право в рамках установленной в договоре территории и продукции, находящейся под режимом товарного знака;
  • при любой форме передачи прав, действие договора начинается только после регистрации в службе Роспатента.

Обращение на регистрацию любых форм передачи прав может осуществляться самостоятельно, либо через патентных поверенных.

Требования к форме и содержанию договоров, на основании которых правообладатель осуществляет такую передачу прав на товарный знак, зафиксированы в ГК РФ. Базовым правилом является оформление двустороннего письменного документа, в котором стороны указывают все условия полного или ограниченного перехода прав на иное лицо.

Отчуждение прав

Чтобы в полном объеме совершить передачу на товарный знак прав другому лицу, стороны должны заключить договор об отчуждении. При согласовании условий соглашения нужно учитывать следующие нюансы:

  • помимо прямой передачи прав, допускается указать в договоре обязанность о будущей передаче;
  • предметом может выступать товарный знак на все товары или на отдельные его виды;
  • на законодательном уровне не допускается такое отчуждение, если это может ввести потребителей в заблуждение;
  • если договор не оформлен в письменном виде, он является недействительным, т.е. юридические последствия передачи права не возникнут.

ГК РФ не устанавливает обязательного правила о возмездности такой формы передачи прав. Эти вопросы стороны вправе определять по взаимной договоренности. Как только договор зарегистрирован в службе Роспатента, исключительные права на переданный объект возникают у приобретателя. Но пользоваться правами на товарный знак он вправе лишь в рамках, установленных договором. Нужно учитывать, что распоряжение правом напрямую зависит от периода действия правовой защиты товарного знака. Окончание срока действия защиты означает, что переданными правами на товарный знак приобретатель больше не может пользоваться.

Помимо этого, данные права могут переходить по наследству. Такой переход прав будет подтвержден на основании свидетельства, полученного в нотариальной конторе, и зарегистрирован соответственно.

Передача права пользования

Еще одним легальным вариантом передать право на товарный знак является заключение лицензионного соглашения. При этом исключительные права сохраняются за первоначальным собственником. Приобретатель же может использовать товарные знак в рамках оформленного соглашения.

Особенности использование дистрибьюторских и лицензионных договоров при продвижении зарубежных товаров на территорию РФ

Обозначение проблемы

Довольно часто в связи с продвижением товаров зарубежных партнеров на территорию РФ российские компании сталкиваются с проблемой необходимости заключения лицензионных договоров с правообладателем товарных знаков на использование товарных знаков, которыми маркированы товары, распространяющиеся в рамках дистрибьюторского договора. Для таможенных органов не имеет особого значения, в рамках какого договора передается право пользования товарными знаками. В связи с этим возникают следующие вопросы:

  • Позволяет ли действующее законодательство (новеллы части четвертой ГК РФ) отказаться от практики заключения отдельных лицензионных договоров на товарные знаки, если есть положения о разрешении их использования в рамках договоров дистрибуции?
  • В каких случаях всегда необходимо заключать лицензионные Договоры и регистрировать право пользования товарными знаками в Роспатенте?
  • Какие существуют риски, связанные с отсутствием регистрации разрешения на использование товарных знаков как в рамках отдельных лицензионных договоров, так и в рамках дистрибьюторских договоров?

Дистрибьютерский договор

Дистрибьюторский договор (далее – ДД) является договором, который не поименован в ГК РФ и не урегулирован специальным законодательством, поэтому стороны свободны в определении его условий. ДД – договор смешанного типа, сочетает в себе признаки договоров купли-продажи, поставки, перевозки, агентского договора и иных видов обязательств. Отличительный признак ДД – не отдельные обязанности сторон, а общая цель совокупности правовых отношений, регулируемых ДД, — распространение и продвижение товара, являющегося предметом соглашения, на определенных (территориальных, товарных) рынках. Существенные условия ДД:

  • Поставщик обеспечивает дистрибьютору привилегированное положение на данной территории, а именно, эксклюзивное право на покупку товаров у данного поставщика;
  • Отношения по ДД осуществляется на определенной территории в течение определенного периода с целью создания условий для сотрудничества, которое носит не эпизодический, а длящийся характер;
  • Как привило, дистрибьютор воздерживается от размещения конкурентных товаров других производителей;
  • Дистрибьютор практически всегда осуществляет сбыт товаров под товарными знаками поставщика.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Согласно п.1, 2 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак, обязуется предоставить другой стороне право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Существенные условия лицензионного договора (далее – ЛД):

  • Вид лицензии (исключительная или неисключительная), срок действия договора, территория, вознаграждение, способы использования товарного знака, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака;
  • Согласно п. 7 ст. 1232 ГК при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставления другому лицу права использования товарного знака предоставление права использования считается несостоявшимся;
  • Новая конструкция п.3. ст. 1232 ГК РФ, действующая с 1 октября 2014 года, предусматривает государственную регистрацию предоставления права использования на основании заявления сторон, а не на основании государственной регистрации ЛД, как это было ранее;
  • Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор;
  • В заявлении должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на товарный знак, территория; способы использования товарного знака, товары/ услуги, возможность расторжения договора в одностороннем порядке.

Отказ от практики заключения отдельного ЛД

Основными положениями гражданского законодательства предусмотрена свобода договора (ст. 421 ГК РФ), возможность осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе, при этом юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (п.2 ст.1 ГК РФ).

В случае принятия решения правообладателем в рамках ДД передать право использования товарного знака на соответствующей территории и зарегистрировать данное право в Роспатенте в текст ДД необходимо внести существенные условия ЛД: вид лицензии (исключительная или неисключительная), способы использования товарных знаков, товары, которыми маркируется товарный знак, вознаграждение, срок действия.

Позиции по территории, возможности одностороннего расторжения договора, срока действия договора, могут совпадать с условиями самого ДД. Вид лицензии зависит от того, какая дистрибуция предполагается: исключительная или неисключительная, т.е. какую схему продвижения товара на рынке предполагает Поставщик.

Срок действия ДД не должен превышать срок действия товарного знака. Если указан конкретный срок действия договора, то факт продления договора следует регистрировать в Роспатенте.

Лицензионные платежи за использование товарных знаков должны быть выделены отдельно. Это может быть паушальный (единовременный) платеж или платежи в форме роялти.

Новеллы ГК о регистрация права пользования позволяют не заключать отдельно ЛД.

Понятие использования товарного знака. Территориальный принцип исчерпания прав.

  • Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом;
  • Способы использования Товарного знака (пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ): размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, документах, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию;
  • Принцип исчерпания исключительного права на товарный знак закреплен в ст. 1487 ГК РФ. Согласной данной статье: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия».

Судебная практика

В судебной практике сформировалась следующая позиция: ввоз на территорию РФ оригинальных маркированных товаров также является самостоятельным способом использования товарного знака, следовательно, для этого необходимо получить согласие правообладателя (Постановление ФАС Московского округа от 16.03.2012 по делу № А41- 42709/10; Определение ВАС РФ от 01.07.2011 № ВАС-5318/11 по делу № А40- 60322/10-12-360).

Исходя из судебной практики (по делу аннулирования товарного знака), в отношении дистрибьютора такое согласие правообладателя на использование товарного знака может быть выражено не только в лицензионном договоре, но и в дистрибьюторском договоре, предоставляющем право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным знаком правообладателя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2014 № С01- 392/2013 по делу № А10-5176/2012).

Регистрация предоставления права на использование товарных знаков не нужна для ДД, в которых не предусмотрено предоставление права использования исключительных прав, товарный знак не выступает в качестве предмета договора, отсутствуют какие-либо ссылки на номер свидетельства государственной регистрации и т.д. (Решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2011 по делу № А41-23406/10, Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 8 сентября 2004 г. № КГ-А40/7728-04).

В ситуации отсутствия заключенного между дистрибьютором и правообладателем лицензионного договора, либо зарегистрированного дистрибьюторского договора, существуют риски привлечения таможенными органами такого дистрибьютора к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака по ст. 14.10 КоАП, так как в судебной практике при определении правомерности/неправомерности использования товарного знака в совокупности исследуются вопросы о том, является ли лицо дистрибьютором и имеет ли оно лицензионный договор (Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21 октября 2008 г. № Ф09-7723/08-С1, Решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.03.2011 по делу № А53- 3080/2011).

Риски, возникающие в связи с отсутствием регистрации права пользования в рамках отдельного ЛД или в рамках договора дистрибуции

  • Таможенные риски;
  • Риск приостановления выпуска товаров в связи с наличием зарегистрированного в таможенном реестре РФ сходного до степени смешения товарного знака;
  • Риск приостановления выпуска Товаров в связи с применением таможенными органами процедуры “ex officio” по заявлению третьих лиц;
  • Риск предъявления штрафных санкций со стороны таможенных органов и риск предъявления претензий третьих лиц в связи с нарушением исключительных прав на сходные до степени смешения товарные знаки;
  • Усложнение противодействия противоправным действиям третьих лиц, в частности параллельному импорту и производителям контрафактной продукции.

Выводы

  • Передача права использования товарных знаков в равной мере возможна как в рамках ДД, так и путем заключения отдельного ЛД. Вне зависимости от выбранного варианта, это право должно быть зарегистрировано в Роспатенте. С 1 октября 2014 года характер регистрации права стал заявительным, то есть упрощенным. Регистрация права осуществляется на основании заявления, подписанного сторонами договора;
  • При передаче права использования товарных знаков на основе ДД, в нем необходимо указать все существенные условия ЛД на использование товарных знаков;
  • В случае, когда ДД заключается с производителем продукции, но не с правообладателем, лицензионный (сублицензионный) договор необходим всегда; При отсутствии регистрации права использования товарных знаков возможны следующие риски:
    • Риск приостановления выпуска товаров на таможне;
    • Риск предъявления штрафных санкций со стороны таможенных органов;
    • Риск предъявления претензий третьих лиц в связи с нарушением исключительных прав на сходные до степени смешения товарные знаки;
    • Усложнение противодействия противоправным действиям третьих лиц, в частности параллельному импорту и производителям контрафактной продукции.

Рекомендации

  • Проанализировать ДД на предмет наличия положений, которые касаются товарных знаков;
  • Если в ДД не указаны конкретные товарные знаки, то в этом случае нет необходимости регистрации разделов такого договора, посвященных товарным знакам, в Роспатенте;
  • Если же в ДД указаны конкретные товарные знаки, то это означает, что согласие правообладателя использовать такие товарные знаки должно быть зарегистрировано в Роспатенте;
  • В этом случае следует убедиться, что ДД содержит все существенные условия ЛД;
  • Если сложно выделить отдельно цену за лицензию в рамках ДД, то, во избежание налоговых рисков, рекомендуем заключить отдельный ЛД и право пользования товарными знаками зарегистрировать в Роспатенте.

АО имеет товарный знак. В свидетельстве значится: класс МКТУ 33 — вина, в том числе вина игристые. АО передает ООО неисключительные права на использование этого товарного знака при выпуске винных напитков по лицензионному договору. АО и ООО являются взаимозависимыми российскими организациями. ООО выпускает не вино, а винный напиток и выплачивает АО роялти. Лицензионный договор не зарегистрирован в Роспатенте. Лицензионным договором предусмотрено право пользования ООО товарным знаком (далее также — ТЗ) до регистрации договора в Роспатенте. Сумма роялти выплачивается ежемесячно и зависит от фактического выпуска продукции ООО (количества бутылок). За 2017 год величина роялти составила около 50 млн. руб. Каковы риски признания в расходах для налогообложения сумм роялти в этой ситуации для ООО?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
1. В рассматриваемой ситуации ООО может учесть при исчислении налога на прибыль затраты на уплату роялти, в том числе в период до регистрации права на использование товарного знака.
2. Налоговые риски связаны с взаимозависимостью сторон сделки. Это может повлечь контроль величины роялти со стороны налоговых органов и доначисление сумм налогов в случае ее занижения (завышения) по сравнению с рыночной ценой.

Обоснование вывода:
Поскольку мы не рассматриваем вопросы законодательства о товарных знаках, остаются два фактора, которые могут повлиять на налогообложение прибыли ООО:
1) отсутствие регистрации лицензионного договора в Роспатенте;
2) влияние взаимозависимости между АО и ООО.
1. Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).
По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).
Предоставление по договору права использования товарного знака подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Обращаем внимание, что с 01.10.2014 государственной регистрации подлежит не сам лицензионный договор, а лишь предоставление права на использование товарного знака (письмо Роспатента от 31.10.2014 N 02/21-14928/08). При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования товарного знака считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).
Таким образом, лицензионный договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, при этом при отсутствии государственной регистрации права на использование товарного знака предоставление такого права считается недействительным.
В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. В частности, стороны могут предусмотреть в условиях лицензионного договора право лицензиата использовать товарный знак до государственной регистрации предоставления права использования данного товарного знака. Как мы поняли, это произошло в рассматриваемой ситуации.
Для целей налогообложения прибыли в соответствии с пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной деятельности и правами на средства индивидуализации (в том числе роялти за использование товарного знака).
В письме ФНС России от 20.07.2007 N СК-9-02/110 разъясняется, что единственным условием признания в целях налогообложения прибыли любых осуществленных расходов экономически обоснованными является их направленность на получение дохода, т.е. экономической выгоды. Каких-либо исключений или ограничений для лицензионных платежей действующим налоговым законодательством не предусмотрено. Из смысла ст. 252 НК РФ следует, что для оценки экономической обоснованности осуществленных расходов оценивается не возможность организации осуществлять предпринимательскую деятельность без несения тех или иных расходов, а связь осуществленных расходов с деятельностью, направленной на получение дохода.
В письме Минфина России от 07.05.2015 N 03-03-06/1/26440 со ссылкой на п. 2 ст. 1235 ГК РФ говорится о необходимости государственной регистрации предоставления права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору. Специалисты финансового ведомства разъясняют, что налогоплательщик вправе учесть суммы платежей по лицензионному договору, заключенному в соответствии с нормами ГК РФ, в составе прочих расходов, при условии, что указанные расходы соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ. Вместе с тем в случае, если в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования результатов интеллектуальной деятельности, лицензионные платежи по лицензионному договору, находящемуся на государственной регистрации, могут приниматься в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента начала использования результатов интеллектуальной деятельности в деятельности налогоплательщика (письма Минфина России от 23.10.2013 N 03-03-06/1/44292, от 04.04.2011 N 03-03-06/4/28).
Анализ судебной практики приводит к аналогичным выводам.
В определении ВАС РФ от 30.06.2014 N ВАС-8035/14 отмечено, что использование результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору до момента его государственной регистрации в порядке п. 3 ст. 1232 ГК РФ создает для лицензиата обязанность по уплате вознаграждения на условиях договора.
В постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 07.10.2010 по делу N А43-40137/2009 арбитры напомнили, что согласно п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Нарушение порядка заключения гражданско-правовых сделок влечет юридические последствия только для сторон сделки и в силу указанной нормы на налоговые отношения не влияет. Кроме того, положения главы 25 НК РФ связывают уменьшение полученных доходов на сумму произведенных расходов не с фактом государственной регистрации лицензионного договора, а с фактом нахождения спорного права на балансе налогоплательщика (определением ВАС РФ от 14.04.2011 N ВАС-17800/10 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).
В постановлении ФАС Московского округа от 28.03.2008 N КА-А40/1931-08 суды указали, что оплачиваемые лицензионные сборы являются расходами, осуществленными в целях промышленной и коммерческой деятельности, что является единственным и достаточным условием для принятия для целей налогообложения прибыли таких расходов в полном объеме. Довод налогового органа о том, что вознаграждения по не зарегистрированным в установленном порядке лицензионным договорам не могут быть учтены для целей налогообложения, не основан на нормах налогового законодательства и противоречит условиям международного договора (смотрите также постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.09.2008 N А56-33426/2007).
В связи с вышеизложенным полагаем, что в рассматриваемой ситуации ООО может учесть при исчислении налога на прибыль затраты на уплату роялти в период между заключением лицензионного договора и регистрацией права на использование товарного знака.
Однако полностью исключить возможность возникновения претензий со стороны налоговых органов мы не можем.
По мнению Минфина России, лицензионным договором должен быть предусмотрен порядок перехода соответствующих прав на результаты интеллектуальной деятельности от правообладателя к их приобретателю. Кроме того, для документального подтверждения расходов на приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности не требуется наличие акта приемки-передачи указанных прав, если соответствующим договором не предусмотрен иной порядок передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности (письма Минфина России от 04.05.2012 N 03-03-06/1/226, от 04.05.2012 N 03-03-06/1/225).
В связи с этим, если лицензионным договором прямо не установлена дата перехода прав на использование товарного знака, рекомендуем оформить акт приемки-передачи указанных прав с указанием конкретной даты.
2. К сожалению, лицензионные платежи и взимание платы в виде роялти по сделкам между взаимозависимыми лицами привлекают особое внимание налоговых органов (письмо Минфина России от 30.12.2015 N 01-02-01/03-77676).
В рассматриваемой ситуации на основании пп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ АО и ООО признаются взаимозависимыми, а заключенный ими лицензионный договор, соответственно, является сделкой между взаимозависимыми лицами.
Отметим, что заключение сделок между взаимозависимыми лицами действующим законодательством не запрещено. Такие сделки не противоречат закону, если были совершены в соответствии с требованиями корпоративного законодательства. Сказанное подтверждает и судебная практика (смотрите, например, постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 05.04.2017 N 02АП-1050/17, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2016 N 13АП-22008/16).
Наличие взаимозависимости может повлечь лишь контроль цены сделки со стороны налоговых органов и доначисление сумм налогов в случае ее занижения (завышения) по сравнению с рыночной (ст. 105.3 НК РФ).
При этом п. 3 ст. 105.3 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы с учетом цены товара (работы, услуги), примененной сторонами сделки для целей налогообложения (цена, примененная в сделке, то есть установленная договором), указанная цена признается рыночной, если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), не доказано обратное либо если налогоплательщик не произвел самостоятельно корректировку сумм налога (убытка) в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ. Иными словами, вознаграждение, указанное в лицензионном договоре, признается рыночной ценой, если иное не будет установлено налоговой службой.
Исходя из положений ст. 105.3 НК РФ следует, что цена товаров (работ, услуг), установленная в договоре, заключенном с взаимозависимым лицом, не должна отличаться от цены, устанавливаемой при схожих условиях на те же товары (работы, услуги) в договорах с лицами, не признаваемыми взаимозависимыми. Поэтому с целью минимизации налоговых рисков при установлении цен сделок между взаимозависимыми лицами следует ориентироваться на рыночные цены.
В случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с разделом V.1 НК РФ сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица (абзац 1 п. 1 ст. 105.3 НК РФ).
В зависимости от конкретных условий сделок суды в похожих ситуациях выносят решения как в пользу налогоплательщиков (постановление АС Центрального округа от 18.04.2017 N Ф10-282/17 по делу N А36-3051/2016), так и в пользу налоговых органов (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2017 N 13АП-20803/17).
В связи с этим рекомендуем ООО озаботиться обоснованием соответствия размера роялти по рассматриваемому лицензионному договору уровню рыночных цен.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
— Энциклопедия решений. Сделки между взаимозависимыми лицами, признаваемые контролируемыми;
— Энциклопедия решений. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
— Энциклопедия решений. Контролируемые сделки.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член Российского Союза аудиторов Буланцов Михаил

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Горностаев Вячеслав

22 февраля 2018 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Читать еще:  Классификатор рисков по видам деятельности
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector